A 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) entendeu que Tribunal estadual não pode anular registro de marca reconhecido pela Justiça Federal1. O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais havia determinado que não há como conferir exclusividade de uso à marca “Bristol”, visto que o seu registro no INPI teria sido anulado após a propositura da demanda e, mesmo após ter sido restabelecido por ação própria na Justiça Federal, a marca continuaria sendo genérica, portanto, passível de livre utilização pelo concorrente réu.
De acordo com a Recorrente BRISTOL ADMINISTRACAO DE HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA (“Bristol Administração”), o Tribunal de origem acabou por declarar incidentalmente nulo o registro de sua marca “Bristol”, já que afastou a exclusividade para identificar os serviços de hotelaria, o que não poderia ter ocorrido diante da incompetência da Justiça Estadual, além do que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (“TRF-2”) teria restabelecido a vigência desse registro, cujos efeitos não foram considerados pelo acórdão recorrido.
No julgamento do Recurso Especial, o Ministro Relator Paulo de Tarso Sanseverino destacou que o STJ tem entendimento firmado no sentido de que a Justiça Estadual não pode reconhecer a nulidade do registro em ação de abstenção de uso de marca registrada, ainda que incidentalmente, sob pena de usurpação da competência da Justiça Federal, nos termos do art. 175 da Lei da Propriedade Industrial.
Desta forma, enfatizou que o Tribunal de origem desconsiderou os efeitos do registro para a marca “Bristol”, ao concluir que dele não decorreria o direito de exclusividade por entender tratar-se de expressão genérica, configurando assim uma declaração de nulidade incidental da marca em vigor, o que não é de competência da Justiça Estadual, apenas da Justiça Federal.
Com isso, por unanimidade, foi dado provimento ao recurso especial com parcial procedência dos pedidos, de modo a reconhecer a violação da marca da autora e para determinar que a demandada que se abstenha de utilizar a expressão “BRISTOL”, sozinha ou acompanhada de outros termos, como marca para identificar serviços de hotelaria. Entretanto, o STJ entendeu que a recorrida poderá apenas utilizar o nome empresarial ORGBRISTOL – ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA no Estado de Minas Gerais, exclusivamente para os fins a que se destina, e não com a função de marca.
1 Recurso Especial nº 1.826.832
Mais informações disponíveis em: https://www.conjur.com.br/2021-jun-07/stj-reconhece-exclusividade-nome-bristol-rede-hoteis