O INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) publicou recentemente novas diretrizes acerca dos limites e abrangência dos recursos administrativos que afetam o trâmite de patentes, desenhos industriais e marcas. As novas diretrizes entrarão em vigor a partir de 02 de abril de 2024.
Segundo as regras atuais, o exame técnico substantivo de um pedido de patente é realizado por um examinador de primeira instância, que pode emitir exigências ou pareceres contrários, permitindo que os requerentes emendem seus pedidos para superar as objeções levantadas (desde que tais emendas estejam fundamentadas no pedido original e tenham natureza restritiva). Se não for convencido, o Examinador emite uma decisão de indeferimento, dando início a um prazo de 60 dias para apresentação de recursos. Além de contestar a decisão do Examinador, a prática de longa data do INPI permitia que os recorrentes emendassem o quadro reivindicatório, bem como apresentassem novas provas e argumentos à banca de recursos para demonstrar que o pedido atende aos requisitos de patenteabilidade.
De acordo com as novas regras, os recorrentes não poderão mais fazê-lo. Conforme as novas diretrizes, qualquer tipo de inovação (por exemplo, emendas nas reivindicações ou argumentos não apresentados em primeira instância) em sede de recurso não será aceita, sob a justificativa de preclusão (a impossibilidade de agir devido a uma omissão).
Na prática, isso significa que se uma exigência ou objeção foi emitida pelo examinador e não for superada durante a primeira instância, não será possível resolvê-la perante a segunda instância administrativa.
Embora o INPI já tenha afirmado que poderá reexaminar trechos das novas diretrizes no futuro, também enfatizou que os recorrentes terão até 02 de abril de 2024 para adaptar seus recursos pendentes às novas regras.
As novas diretrizes surpreenderam os profissionais da área de PI e não foram precedidas por consultas públicas, como é geralmente feito pelo INPI. Elas também são altamente controversas, pois, dentre outros motivos, (i) conflitam com o artigo 212, parágrafo primeiro, da Lei da Propriedade Industrial, que estabelece que os recursos serão recebidos com efeitos devolutivos plenos e que todas as disposições pertinentes que regem a primeira instância de exame são aplicáveis à instância recursal; (ii) ferem o princípio da segurança jurídica por representarem uma mudança abrupta em uma prática de longa data do INPI; e (iii) excedem o que o INPI está autorizado a regular, especialmente quando as novas diretrizes são publicadas pelo presidente do INPI como resultado de uma consulta jurídica interna.
A equipe do contencioso de Murta Goyanes já está trabalhando em estratégias jurídicas para auxiliar nossos clientes a enfrentar e superar a nova regra restritiva do INPI. Também estamos unindo esforços com as principais associações de PI do Brasil para modificar ou revogar totalmente as novas diretrizes. Para mais esclarecimentos e auxílio quanto a este assunto, entre em contato conosco pelo e-mail patents@murtagoyanes.com.br.