Em recente decisão¹, o Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) ratificou o entendimento de que, no caso de marcas evocativas ou sugestivas, a exclusividade conferida pela concessão do registro deve ser mitigada, uma vez que marcas desse tipo têm baixo grau de distintividade.
No caso em questão, a American Airlines ajuizou ação em face do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e da empresa American Air, pleiteando a nulidade do registro da marca “AMERICA AIR”, de titularidade da ré, sob a alegação de que o referido registro constituiria imitação da marca “AMERICAN AIRLINES”, com risco de associação ou confusão pelos consumidores.
A ação foi julgada procedente em primeira instância, mas a decisão foi reformada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Em Recurso Especial ao STJ, a American Airlines defendeu a tese da distintividade adquirida (“secondary meaning”), sob o argumento de que a expressão AMERICAN AIRLINES seria associada pelo público consumidor aos serviços da empresa, garantindo à marca distintividade suficiente para fins de registro, independentemente de ser composta por sinais genéricos ou de uso comum, que remetem ao serviço protegido pela marca.
Ao julgar o recurso, o STJ entendeu que a distintividade alegada pela American Airlines, apesar de existir, não seria suficiente para garantir a exclusividade pretendida pela autora. De acordo com o STJ, sendo as marcas evocativas ou sugestivas e considerando que as empresas prestam serviços distintos, não haveria possibilidade de confusão pelo público. Portanto, não existiria razão jurídica para declarar a nulidade do registro de marca da American Air.
¹ REsp 1.773.244