De acordo com recente decisão¹ do Superior Tribunal de Justiça (“STJ”), a IGB Eletrônica (“IGB”), titular da marca “G Gradiente Iphone”, não poderá impedir o uso da marca “iphone” pela Apple.
No caso em questão, a Apple ajuizou ação contra a IGB e o INPI, sob o fundamento de que o registro da marca “G Gradiente Iphone” teria sido equivocadamente concedido pelo órgão, já que “iphone” teria sido empregado apenas como simples descrição de funcionalidade do produto com acesso à internet, não oferecendo nenhuma força distintiva à marca.
Em defesa, a IGB destacou que havia solicitado o registro da marca antes do início das vendas do Iphone pela Apple no exterior e que, à época, o termo “iphone” era dotado de distintividade. A IGB e o INPI também alegaram que os requisitos de registro da marca deveriam ser analisados à luz da situação fática mercadológica vigente à época do depósito do pedido, e não no momento de sua concessão. A ação foi julgada procedente na primeira instância e a decisão foi mantida em sede de apelação. As rés interpuseram Recurso Especial perante o STJ.
Ao julgar o recurso, o STJ entendeu que o direito de uso exclusivo da marca não é absoluto e que seria necessário levar em consideração as hipóteses em que o sinal é sugestivo. Em razão disso, reconheceu a sugestividade do termo empregado na marca da IGB e decidiu que a IGB não teria direito de exclusividade no uso da expressão “iphone” de forma isolada. A decisão não é definitiva.
¹ Recurso Especial nº 1688243/RJ